外观设计专利权与在先权利冲突问题

简析外观设计专利权与在先商标权冲突问题

作者：广东君品律师事务所 邹世凯

实践中，不同类型的知识产权发生权利冲突是比较常见的。知识产权权利冲突指由不同权利主体享有的两项或多项经法定程序产生的知识产权，因为权利保护客体的相同或类似而相互抵触的情形。在专利领域，由于权利保护客体及其授权制度的特殊性，外观设计专利权容易与其他在先权利，如注册商标专用权发生冲突。

一、外观设计专利权

（一）权利保护客体和保护范围

现行《专利法》第二条规定本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

专利法第六十四条规定发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

可见，发明专利权或实用新型专利权保护的“新的技术方案”不同，外观设计专利权的保护客体是基于形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所呈现的产品新设计，即产品的新式样，且富有美感并适于工业应用。发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。

2.       授权条件和审查授权

《专利法》第二十二条规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。第二十三条授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

《专利法》第三十九条规定，发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。第四十条规定，实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

可见，发明和实用新型的授权条件严格，应当同时具备新颖性、创造性和实用性，而外观设计专利则要求不属于现有设计，与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。发明专利的授权应经过实质审查，而实用新型专利、外观设计专利只进行初步审查。

根据《专利审查指南》第三章的规定，外观设计专利申请初步审查的范围：申请文件的形式审查，申请文件的明显实质性缺陷审查，其他文件的形式审查，有关费用的审查。对于专利法第二十三条第一款“现有技术”的审查，在外观设计专利申请的初步审查中，通常不进行检索，审查员仅需要根据申请文件的内容及一般消费者的常识，判断所要求保护的外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有设计或抵触申请的信息判断外观设计是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。除非外观设计涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有设计或者属于内容明显实质相同的专利申请，审查员才应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断外观设计是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。

因此，外观设计专利的初步审查侧重于形式审查，通常不进行检索，而由审查员根据申请文件的内容及一般消费者的常识判断是否属于现有设计。虽然专利法第二十三条第三款规定“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”，但在现行外观设计专利的审查制度中，审查员无法进行审查和判断。这是导致依法审查和授予的外观设计专利权，与他人在先合法权利发生冲突的非常重要的原因。

2.       在先注册商标专用权

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条的规定，专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

根据《商标法》第三条、第四条、第五十六条、第五十七条和第五十八条等有关规定，经核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，商标权人依法享有在指定商品或服务上使用其注册商标的排他性权利，将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动，识别商品来源。注册商标专用权人自商标核准注册后，有权禁止他人在相同或者类似的商品上使用，同时，他人将与注册商标相同或近似的文字、图形作为企业字号、商品名称或商品装潢使用，并足以造成误认的，也为法律所禁止。

在外观设计专利申请日前，商标专用权人在其已依法享有注册商标专用权的情况下，有权禁止他人未经允许擅自使用。外观设计专利权人违反有关法律规定，侵害他人的在先商标专用权而获得专利保护，则所取得的外观设计专利权与他人在先合法权利构成权利冲突。

 三、权利冲突判定和保护

实践中，通常依据商标法中有关侵犯注册商标专用权行为的相应规定判断外观设计专利权是否与在先注册商标专用权产生冲突。如在原专利复审委员会与河南省正龙食品有限公司之间的专利权无效行政纠纷相关案中，有关法院认为：如果在同一种商品或类似商品的外观设计中采用了与他人的注册商标相同或者近似的标识，外观设计专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来自于商标权人，进而损害商标权人的合法权利，造成外观设计专利权与注册商标专用权的冲突。这种冲突的判断标准实质上是审查外观设计专利权的实施是否会侵犯到注册商标专用权。根据《商标法》有关侵犯注册商标专用权行为的规定，并结合商标法基本原理，外观设计专利的正常使用行为在符合以下要件的情况下应被认定为构成侵犯注册商标专用权的行为：

（1）外观设计专利产品中对于涉案标识的使用系商标意义上的使用，即该标识的使用具有区分商品或服务来源的作用；

（2）外观设计专利产品中使用的标识与注册商标相同或相近似；

（3）外观设计专利产品所使用的具体商品或服务与注册商标核定使用的商品或服务相同或相类似；

（4）外观设计专利产品中对该标识的使用可能使注册商标核定使用商品或服务的相关公众对于商品或服务的提供者产生混淆误认。

前述案件中，案涉外观设计专利名称为“食品包装袋”，其附图含有“白家”文字显著标识于产品左上方，该标示方式系包装袋上商标的常用标示方式，故相关公众通常会认为其指代的是该产品的商标，案涉专利中对于“白家”的使用属于商标意义上的使用行为，而案涉专利中使用的“白家”标识与在先注册商标“白象”在文字构成、排列方式及表达形式上均较为近似，故二者属于近似商标。且案涉专利名称为“食品包装袋”，明确且显著地标示有“酸辣粉丝”字样，故本专利最终使用的商品为“酸辣粉丝”，与在先注册商标核准使用的商品“方便面、挂面、面条”等在功能、用途及消费对象、销售渠道等方面均较为相近，故上述商品构成类似商品。因此案涉外观设计专利与在先注册商标专用权相冲突。

专利法第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。在先注册商标专用权人在发现外观设计专利权与其在先权利相冲突时，可以提起宣告专利权无效的申请，并按照《专利法实施细则》第六十五条规定， 第六十六条的规定，提交专利权无效宣告请求书，具体说明无效宣告请求的理由，和提供必要的证据。

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五“人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，涉及权利冲突的，应当保护在先依法享有权利的当事人的合法权益”的规定，在出现外观设计专利权与在先权利相冲突的情况下，冲突纠纷解决的原则是保护在先权利。因此，只要合法有效的注册商标专用权形成于外观设计专利申请日前，且外观设计专利权被认定与在先注册商标专用权相冲突的，获得在先保护的应是注册商标专用权，而外观设计专利权通常被宣告无效。